Як відчужити торговельну марку, що перебуває на етапі реєстрації?

Торговельна марка часто є одним із ключових нематеріальних активів. Саме бренд, а не матеріальні ресурси, формує впізнаваність компанії, довіру клієнтів та ринкову вартість бізнесу. Водночас процедура державної реєстрації торговельної марки в Україні є тривалою та може займати до двох років, а в окремих випадках навіть більше 24 місяців.

На практиці це призводить до ситуацій, коли потреба у передачі бренду іншій особі виникає ще до завершення реєстрації. Найчастіше це пов’язано з продажем бізнесу, залученням інвестора, реорганізацією корпоративної структури або переходом від діяльності фізичної особи-підприємця до товариства з обмеженою відповідальністю. У таких випадках постає ключове питання: чи можливо відчужити торговельну марку, якщо свідоцтво на неї ще не отримано, і якщо так, то яким чином це зробити юридично правильно.

Поширеним є уявлення, що до моменту державної реєстрації торговельної марки жодних прав на неї не існує, а отже будь-які договори щодо такої марки є нікчемними або такими, що не створюють правових наслідків. Проте такий підхід є спрощеним і не відповідає ні положенням законодавства України, ні правозастосовній практиці. Насправді закон допускає передачу прав ще на стадії розгляду заявки, але за умови дотримання спеціальної процедури та правильного визначення предмета правочину. У цій статті детально розглянемо, як відчужити торговельну марку на етапі реєстрації, які саме права виникають у заявника торговельної марки на етапі реєстрації, яким чином оформлюється така передача та які ризики необхідно враховувати сторонам правочину.

1. Які права виникають у заявника торговельної марки до отримання свідоцтва?

Питання правового статусу заявника торговельної марки є одним із найбільш дискусійних у доктрині права інтелектуальної власності України. Традиційно вважається, що право власності на торговельну марку виникає з моменту її державної реєстрації, що засвідчується свідоцтвом. Проте, період з моменту подання заявки до моменту видачі свідоцтва (який в Україні може тривати від 18 до 24 місяців) не є правовим вакуумом.

У цей час заявник володіє специфічним комплексом прав, які в європейській практиці називають «сподіваними правами» (expectant rights), а в українському законодавстві правом на одержання свідоцтва. Згідно зі статтею 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права та майнові права інтелектуальної власності.

Хоча виключні майнові права (право використовувати, право дозволяти та право забороняти використання) у повному обсязі виникають лише після реєстрації, заявник уже на стадії подання заявки стає суб’єктом майнових інтересів. Це підтверджується статтею 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), яка прямо вказує, що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, що подала заявку в установленому порядку.

Ключовим елементом прав заявника є право пріоритету. Відповідно до статті 9 Закону, пріоритет заявки встановлюється за датою її подання до Національного органу інтелектуальної власності (УКРНОІВІ). Це право має величезну ринкову вартість: воно фактично «резервує» за заявником місце у черзі та надає йому перевагу перед будь-якими іншими особами, які захочуть зареєструвати схоже позначення пізніше.

Більше того, існує поняття «конвенційного пріоритету» (на підставі Паризької конвенції про охорону промислової власності), яке дозволяє заявнику протягом 6 місяців після подання заявки в Україні претендувати на такий самий пріоритет в інших країнах-учасницях конвенції. Це перетворює заявку на потужний інструмент міжнародного масштабування бізнесу ще до моменту отримання паперового свідоцтва. Окрім пріоритету, заявник має комплекс процесуальних прав, що мають майновий характер. Це, зокрема, право на внесення змін до заявки (стаття 10 Закону), право на поділ заявки та право на її відкликання. Можливість поділу заявки є особливо важливою при відчуженні, оскільки вона дозволяє виокремити частину товарів чи послуг в окрему заявку для подальшого продажу, зберігаючи за собою права на основну частину бренду.

Таким чином, заявка – це не просто папірець у державному органі, а динамічний актив, який може бути об’єктом оцінки, застави (в певних межах) та, безумовно, відчуження. Важливо також враховувати, що з моменту публікації заявки в офіційному бюлетені, вона набуває статусу «публічного очікування», що дає заявнику певний рівень превентивного захисту проти недобросовісних конкурентів.

2. Що саме може бути предметом відчуження до отримання свідоцтва?

Відповідно до статті 1113 Цивільного кодексу України предметом договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності можуть бути лише ті права, які вже виникли та належать відчужувачу. Водночас виключне право на використання торговельної марки, право дозволяти або забороняти її використання третім особам, а також право розпорядження маркою як об’єктом зареєстрованого права виникають виключно з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Отже, на стадії розгляду заявки йдеться про зовсім інший об’єкт цивільних прав. Предметом відчуження в такій ситуації є не торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності, а право на одержання свідоцтва на торговельну марку за конкретною заявкою. Це право має самостійний майновий характер, і може належати як фізичній, так і юридичній особі. Його зміст полягає у праві завершити адміністративну процедуру реєстрації, взаємодіяти з органом експертизи та, за умови позитивного результату, набути статусу власника виключних прав.

Зазначене право є нерозривно пов’язаним із матеріалами відповідної заявки, які фактично окреслюють межі майбутньої правової охорони та не можуть бути довільно змінені внаслідок передачі прав. Насамперед це стосується самого позначення, що заявлене на реєстрацію. У процесі відчуження воно переходить у тому вигляді, в якому було подане, і не може зазнавати суттєвих змін. Допустимими є лише технічні або редакційні виправлення, які не впливають на загальне візуальне чи смислове сприйняття знака, та не змінюють його ідентифікаційну функцію.

Не менш важливим елементом є перелік товарів і послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг. Саме він визначає межі майбутнього виключного права і економічну цінність заявки. У договорі відчуження доцільно чітко зафіксувати, чи переходить право на одержання свідоцтва щодо всього переліку товарів і послуг, зазначених у заявці, чи лише щодо окремих класів або конкретних позицій. Невизначеність у цьому питанні може призвести до спорів між сторонами або ускладнити подальше внесення змін до матеріалів заявки.

Ключовою складовою об’єкта відчуження є дата пріоритету. Саме вона забезпечує першість заявника щодо відповідного позначення та часто становить головну комерційну цінність прав за заявкою. У разі передачі права на одержання свідоцтва дата пріоритету переходить до нового заявника автоматично, однак з практичної точки зору доцільно прямо зазначати це у договорі, підкреслюючи безперервність правонаступництва.

Зверніть увагу, що законодавство України також допускає відчуження права на одержання свідоцтва не в повному обсязі, а лише щодо частини товарів і послуг, зазначених у заявці. Така можливість реалізується шляхом поділу заявки.

У результаті формується виділена заявка, яка зберігає дату пріоритету первинної заявки, але охоплює лише визначену частину переліку МКТП. Саме права за цією виділеною заявкою і можуть бути предметом договору відчуження. На практиці цей механізм активно використовується у процесах корпоративної реструктуризації, зокрема в межах великих бізнес-груп, коли відбувається продаж або виділення окремих напрямів діяльності під спільним брендом.

3. Оформлення передачі прав на отримання свідоцтва

Передача прав у переважній більшості випадків оформлюється шляхом укладення цивільно-правового договору, за яким одна сторона (первісний заявник) відчужує, а інша сторона (новий заявник) набуває право на одержання свідоцтва на торговельну марку за конкретною заявкою.

Саме з моменту належного оформлення та подальшого внесення змін до матеріалів заявки новий заявник стає повноправним учасником адміністративної процедури та правонаступником первісного заявника. Чинне законодавство України не містить спеціальних або вичерпних вимог до структури чи змісту такого договору. Водночас, з урахуванням його правової природи та практики органів експертизи, документ має бути достатньо визначеним, щоб однозначно підтверджувати волевиявлення сторін щодо переходу відповідних прав. Відсутність ключових істотних умов або нечіткість формулювань може поставити під сумнів дійсність правочину або стати підставою для відмови у внесенні змін до відомостей про заявку. Як мінімум, договір повинен містити належну ідентифікацію сторін. Для фізичних осіб це передбачає:

• зазначення прізвища, ім’я та по батькові (за наявності)
• реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта
• а також місця проживання

Для юридичних осіб:

• повне найменування
• код ЄДРПОУ
• місцезнаходження
• відомості про представника, який підписує договір на підставі статуту чи довіреності

Центральним елементом договору є чітко сформульований предмет, який має прямо вказувати на передачу саме права на одержання свідоцтва на торговельну марку, а не «прав на торговельну марку» загалом. У цій частині доцільно зафіксувати волю первісного заявника передати всі належні йому права заявника за конкретною заявкою, а також волю нового заявника прийняти ці права в повному або визначеному сторонами обсязі.

Така конкретизація є принциповою для правильного тлумачення договору та його подальшого застосування. Обов’язковим є зазначення інформації про заявку, у межах якої відбувається передача прав. Зокрема, у договорі мають бути вказані номер заявки та дата її подання.

Це дозволяє однозначно ідентифікувати об’єкт правовідносин і виключає можливість подвійного тлумачення щодо того, за якою саме заявкою відбувається правонаступництво. Окремо слід зазначати відомості про позначення, щодо якого передається право на одержання свідоцтва.

Як правило, це словесне, зображувальне або комбіноване позначення у тому вигляді, в якому воно подане на реєстрацію. Така вказівка має інформаційний характер, але підкреслює нерозривний зв’язок права, що відчужується, із конкретною торговельною маркою.

Не менш важливим є визначення переліку товарів та/або послуг, щодо яких передається право на одержання свідоцтва. Сторони можуть домовитися про передачу прав у повному обсязі щодо всіх товарів і послуг, зазначених у заявці, або лише щодо їх частини.

У другому випадку в договорі доцільно чітко окреслити відповідні класи та позиції МКТП, а також узгодити подальший поділ заявки в адміністративному порядку. Окрім зазначених мінімально необхідних умов, договір може містити будь-які інші положення, які сторони вважають за доцільне включити та які не суперечать чинному законодавству України.

Зокрема, на практиці до таких умов належать порядок і момент переходу прав, розподіл витрат, пов’язаних з подальшою реєстрацією, умови оплати, гарантії первісного заявника щодо добросовісності подання заявки, порядок взаємодії сторін з органом експертизи, а також наслідки повної або часткової відмови у реєстрації торговельної марки.

З урахуванням викладеного, на практиці доцільно наголосити, що оформлення договору про передачу права на одержання свідоцтва на торговельну марку не варто сприймати як суто формальну дію. Незважаючи на відсутність жорстко визначених законодавчих вимог до змісту такого договору, будь-яка помилка у визначенні предмета, обсягу переданих прав або ідентифікації заявки може мати істотні юридичні наслідки  від відмови у внесенні змін до матеріалів заявки до визнання договору таким, що не породжує правових наслідків.

Саме тому для підготовки та оформлення такого договору рекомендовано звертатися до юристів. Фахівець зможе не лише коректно сформулювати предмет договору та узгодити його з вимогами цивільного законодавства і практикою органів експертизи, а й оцінити ризики, пов’язані з конкретною заявкою, перевірити шанси на успішну реєстрацію та запропонувати оптимальні механізми захисту інтересів сторін.

4. Реєстрація зміни заявника

Самого лише факту укладення договору про передання права на одержання свідоцтва на торговельну марку недостатньо для завершення процедури відчуження. Договір має цивільно-правове значення для сторін, однак без внесення відповідних змін до матеріалів заявки він не породжує адміністративно-правових наслідків у межах процедури реєстрації. До моменту офіційного оновлення відомостей у справі заявником у розумінні органу експертизи продовжує вважатися первісна особа. З цією метою необхідно ініціювати процедуру внесення змін до відомостей, поданих первісним заявником до УКРНОІВІ.  Такі зміни стосуються особи заявника і підтверджують правонаступництво нового суб’єкта у межах конкретної заявки. Для цього готується та подається відповідний пакет документів, до якого обов’язково входять:

• заява довільної форми з проханням внести зміни до заявки на торговельну марку у зв’язку зі зміною особи заявника;
• договір про передання права на одержання свідоцтва на торговельну марку або належним чином засвідчений витяг з нього;
• документ, що підтверджує сплату встановленого збору за внесення таких змін.

Слід окремо наголосити, що внесення змін до заявки, пов’язаних із переданням права на одержання свідоцтва, є платною адміністративною процедурою. Станом на сьогодні розмір відповідного збору становить 1200,00 гривень.

Сплата збору є обов’язковою умовою розгляду поданих документів, а його несплата або сплата в неналежному розмірі є підставою для відмови у внесенні змін до заявки, та переходу прав на отримання свідоцтва. Залежно від конкретної ситуації пакет документів може бути доповнений іншими матеріалами. Зокрема, якщо документи подаються через представника, необхідно додати довіреність, яка підтверджує його повноваження діяти від імені заявника або правонаступника.

Якщо ж заявка на торговельну марку була подана кількома заявниками і передання права відбувається лише щодо одного з них, обов’язковою є письмова згода іншого первісного заявника або заявників, які продовжують залишатися сторонами заявки. Після подання повного та належно оформленого пакета документів Укрпатент здійснює їх формальну перевірку.

За умови відповідності поданих матеріалів установленим вимогам до заявки вносяться зміни до відомостей про заявника. Про факт внесення таких змін орган експертизи надсилає відповідне повідомлення на адресу для листування, зазначену у заяві про внесення змін.

Саме з цього моменту новий заявник офіційно визнається стороною реєстраційної процедури, набуває всіх процесуальних прав та обов’язків і може надалі самостійно вести справу щодо реєстрації торговельної марки, відповідати на запити експертизи, подавати пояснення та, у разі позитивного результату, отримати свідоцтво на своє ім’я.

5. Ризики та правові наслідки для сторін

Відчуження прав за заявкою є операцією з високим рівнем правової невизначеності. Основна складність полягає в тому, що на момент укладення договору об’єкт інтелектуальної власності перебуває у стані «юридичного становлення».

Це породжує низку специфічних ризиків, які сторони повинні нівелювати на рівні договірних положень. Найсуттєвішим ризиком для нового заявника є можливість відмови у державній реєстрації торговельної марки – як повної, так і часткової.

Навіть за умови позитивного попереднього аналізу неможливо гарантувати відсутність абсолютних чи відносних підстав для відмови, подання заперечень третіми особами або виявлення раніше зареєстрованих чи заявлених позначень, що користуються пріоритетом.

Якщо в договорі не прописано інше, відмова в реєстрації може розцінюватися як «комерційний ризик покупця». Однак, якщо Відчужувач знав про існування ідентичних раніше зареєстрованих знаків, але приховав цю інформацію, Набувач має право вимагати розірвання договору та повернення сплачених коштів на підставі введення в оману (стаття 230 ЦКУ). Також варто звернути увагу, що відповідно до статті 10 Закону, протягом трьох місяців з дати публікації відомостей про заявку, будь-яка особа може подати до УКРНОІВІ мотивоване заперечення (опозицію) проти реєстрації торговельної марки.

При відчуженні заявки Набувач може не знати про потенційні конфлікти з конкурентами Відчужувача. Якщо третя особа доведе, що заявка була подана з порушенням її прав (наприклад, є актом недобросовісної конкуренції), реєстрація може бути зупинена.

В українській судовій практиці дедалі частіше зустрічаються позови про визнання заявок «агентами» або «тролями» недійсними ще на етапі розгляду. Тому в договорі важливо передбачити пункт про «правовий захист», згідно з яким Відчужувач зобов’язується виступати свідком або надавати докази на користь Набувача у разі виникнення опозицій.

Для первісного заявника ризики мають іншу природу. Після укладення договору він формально вибуває з економічної логіки проєкту, однак за відсутності чітких застережень у договорі може зіткнутися з претензіями з боку набувача у разі негативного результату експертизи. Зокрема, новий заявник може ставити питання про введення в оману, приховування інформації щодо можливих перешкод для реєстрації або недобросовісне подання заявки. Це актуалізує потребу у фіксації в договорі меж відповідальності первісного заявника та відсутності гарантій щодо обов’язкового отримання свідоцтва.

Окрему групу ризиків становлять помилки у правовій кваліфікації об’єкта відчуження. Неправильне визначення предмета договору, використання термінів «торговельна марка» або «виключні права» замість «права на одержання свідоцтва» може поставити під сумнів як дійсність правочину, так і можливість його реалізації в межах адміністративної процедури. У практичному вимірі це означає ризик відмови органу експертизи у внесенні змін до заявки, що фактично нівелює досягнуті між сторонами домовленості. Суттєвого значення набуває і фактор часу.

До моменту офіційного внесення змін до відомостей про заявку первісний заявник продовжує залишатися заявником та має процесуальну можливість впливати на хід справи. Зволікання з поданням документів, конфлікт між сторонами або недобросовісна поведінка можуть створити ситуацію, у якій новий заявник формально сплатив за права, але фактично не контролює процедуру реєстрації. Саме тому питання строків, порядку та відповідальності за подання документів має принципове значення.

З правової точки зору основним наслідком відчуження є заміна суб’єкта правовідносин у межах адміністративної процедури. З моменту внесення змін до заявки новий заявник набуває повного комплексу процесуальних прав і обов’язків, пов’язаних із реєстрацією торговельної марки, включно з обов’язком реагувати на запити експертизи, сплачувати збори та приймати стратегічні рішення щодо подальшої долі заявки. Первісний заявник, своєю чергою, втрачає будь-який контроль над заявкою, якщо інше прямо не передбачено умовами договору.

Водночас навіть після переходу права на одержання свідоцтва сторони мають усвідомлювати, що повноцінний правовий захист торговельної марки виникає виключно після її державної реєстрації. До цього моменту новий заявник перебуває у «проміжному» правовому статусі, який не забезпечує йому всього спектра виключних прав, притаманних власнику зареєстрованої торговельної марки.

У підсумку відчуження права на одержання свідоцтва на торговельну марку є інструментом, який потребує підвищеної юридичної уваги. Його використання без належного договірного структурування та правового аналізу здатне створити більше проблем, ніж переваг. Натомість професійний підхід до оцінки ризиків і чітке врегулювання правових наслідків у договорі дозволяють перетворити цей механізм на ефективний і прогнозований інструмент управління нематеріальними активами бізнесу.

Підсумки: як відчужити торговельну марку на етапі реєстрації

Відчуження прав на торговельну марку, яка перебуває на стадії реєстрації, є одним із найбільш складних, але водночас стратегічно важливих інструментів у сучасній бізнес-практиці.

В умовах динамічного ринку, де швидкість ухвалення рішень часто має вирішальне значення, очікування завершення дворічної адміністративної процедури може фактично заблокувати розвиток проєкту, угоду з інвестором або корпоративну трансформацію.

Попри очевидні ризики, зокрема можливість повної або часткової відмови у державній реєстрації, подання заперечень третіми особами чи виникнення спорів щодо пріоритету, механізм відчуження права на одержання свідоцтва дозволяє бізнесу діяти проактивно.

За умови належного правового супроводу він дає змогу продавати нематеріальні активи, передавати бренд у межах групи компаній, залучати фінансування або здійснювати реструктуризацію корпоративної структури без необхідності чекати формального завершення реєстрації торговельної марки.

Ключову роль у досягненні такого результату відіграє правильне юридичне структурування угоди. Воно передбачає не лише коректне визначення предмета договору та дотримання адміністративних процедур, а й комплексну оцінку правових, комерційних і репутаційних ризиків.

У цьому контексті особливого значення набуває поєднання глибокого розуміння спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності з базовими принципами цивільного права, корпоративного структурування та податкового планування.

Саме такий міждисциплінарний підхід дозволяє перетворити відчуження прав на стадії реєстрації з потенційно ризикованої операції на керований і передбачуваний інструмент. У підсумку це забезпечує бізнесу необхідну гнучкість, юридичну визначеність та можливість ефективно розпоряджатися брендом як повноцінним економічним активом навіть до моменту отримання державного свідоцтва.